关于专利的尽职调查与实际操作详解

在涉及专利的交易中，我国企业曾经上当受骗，损失惨重。北京某汽车厂在与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，97件专利技术中的23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%，也就是说2/3的专利是不能折算股金投资入股的。该企业追悔莫及。

如果企业在专利引进等交易中开展技术尽职调查，根据其专利技术的申请号、专利名称等，仔细检索其法律状态，包括其权利保护范围、保护期限，以确定该专利是否为假冒专利、过期专利，就可以避免这些无谓的经济损失。如我国在引进英国皮尔金顿公司浮法玻璃生产线的过程中，通过详细检索专利文献，发现该公司有关浮法玻璃技术的137件专利在当时已有51件失效，迫使英方将价款由原来的2500万英镑降为52.5万英镑。

所谓尽职调查(Due Diligence)，也称审慎调查，有的也译为谨慎审核、正当调查，是指在企业买卖、投资、合作、购并等交易活动中，事先针先对特定标的所进行的调查程序，其目的系为确保双方协商或谈判基础的正确，内容则涵盖企业经营管理与实际运作的各个层面，只要交易双方认为重要或足以影响商业决策的事项，都可列为尽职调查的内容，主要包含财务面(financial due diligence)及法律面(legal due diligence)的调查、鉴价与风险评估。

对于专利风险的尽职调查，简单地讲，是指通过收集和分析对方的专利信息，预测和评价相关的风险问题和收益机会，作为调查方决策参考的依据。专利权的调查比起一般的产权调查要复杂得多，因为专利权有较高的技术含量，法律程序也比较复杂。像房地产调查，只要到房地局跑一趟，基本上可以了解清楚这个产权的状况；而专利权相对而言没有这么简单。

一、专利风险尽职调查的程序

专利风险的尽职调查过程，主要由专利风险尽职调查准备、调查实施、调查结果分析、调查结果应用四个环节构成。

1．专利风险尽职调查的准备

在专利风险尽职调查的准备阶段，需要制定调查活动计划，主要包括尽职调查目标的制定、调查内容的确定、人员和时间安排等。确定调查人员，主要由知识产权专业人员、企业高层管理人员和相关领域的技术人员组成；依据尽职调查目标，设计和选择专利风险尽职调查方法，一般调查方法有专利的检索与分析，审核有关知识产权制度、资料、记录等。

2．专利风险尽职调查的实施

在专利风险尽职调查的实施阶段，调查小组依据调查计划，运用调查方法，如专利检索分析等开展调查，并对调查过程进行控制和调整。在实施调查过程中，有时会根据实际情况作适当调整，包括对调查内容、调查方式的组合调整，改换角度等应变方法，变换调查人员调查等，最终达到获取有效信息的目的。

在完成每项预定的调查内容和类别以后，应及时记录调查信息，以甄别关键要素和信息的客观性、真实性，在随后的进程中进行再核实和再调查。

3．专利风险尽职调查的结果分析

在专利风险尽职调查的结果分析阶段，调查小组结束调查活动后，需要对所获得的信息进行提取和分析，判别是否存在重大的专利侵权风险或法律隐患。在分析和比较的基础上，形成调查结果的总结报告。一般分析和比较采用表格形式，简洁明了。

4．专利风险尽职调查的结果应用

在专利风险尽职调查的结果应用阶段，根据调查报告，判别企业在专利交易中可能面临的法律风险问题及其风险成本，判别消除或克服专利风险的难易程度，并为消除或克服专利风险提供决策依据。

二、专利风险尽职调查的内容

从广义上讲，专利风险调查的内容范围大致涉及以下几个方面：

(1)技术层面，比如专利技术是否成熟；

(2)法律层面，比如专利是否获得授权；

(3)管理层面，比如调查受让专利的企业是否拥有足够的专利经营管理能力。

而从专利交易的卖方和买方两个角度观察，专利风险调查的内容又大有不同。我们下面从专利买方的角度，主要在法律层面，从形式与实质两个方面，介绍专利风险尽职调查的内容。

1．形式上的调查

(1)专利权是否已获得

如果卖方的专利还只是一件专利申请，并没有获得国家知识产权局的授权，那么这个专利申请能不能顺利获得授权，不免要充满疑问。如果专利申请最终未获批准，即使斥资买下也不能独占使用。此外，假使专利申请在未来能够经过审查而获得授权，也要警惕专利申请人为了顺利获得授权，而修改缩小专利权利要求的保护范围，否则等你获得专利权时，发现此时的专利已非交易当时的专利了，因为保护范围缩小了，商业价值大打折扣。

(2)专利权是否被终止

有些专利权可能因为没有按照规定缴纳年费，甚至因为书面声明放弃等因素而被依法终止了。被终止的专利已经进入公有领域，不需要花费金钱即可利用。因此，查明该专利是否被终止，对于买方关系重大。

(3)专利权在哪里有效

专利权具有地域效力，在中国申请的专利只在中国有效，在美国申请的专利只在美国有效。如果你打算买来专利，制造产品，然后销往美国，那么必须调查卖方卖给你的专利是不是包括美国专利，卖方是否在美国也获得了专利授权，否则可能另有他人在美国享有专利权，买方的产品出口会受到专利侵权的指控。

(4)专利权何时到期

在我国，发明专利的保护期为自申请之日起 20 年，实用新型和外观设计专利的保护期为自申请之日起10 年，超过保护期后，专利技术就进入公有领域，不能独占其利。因此，专利剩余的有效期限越短，专利的商业价值也就越低。

(5)专利权由谁享有

只有专利权人，才有权处分其专利转让、专利许可等事宜，所以，必须调查一下这个专利是不是由卖方享有。如果卖方是个人的话，还有必要确认一下这是不是非职务发明创造，防止发明人将职务发明创造申请为个人的非职务专利，为未来权属争议埋下伏笔。对于卖方受让而来的专利，不能只看其专利转让合同，还要查明该专利转让是否已经过国家知识产权局的登记，否则卖方仍不是合适的专利权人，还没有真正成为专利的所有人。

(6)是否取得共有人的同意

如果卖方和他人共有专利权的话，卖方应当获得共有专利权人的授权才能进行专利转让、许可等交易。否则，卖方属于擅自处分，在法律上归于无效，从而影响买方的利益。不过，《专利法》第15 条规定，如果没有约定的，专利权的共有人可以单独以普通许可方式许可他人实施专利。

(7)是否对外发放过专利许可

专利是否发放过对外许可，对买方利益的影响非常大。如果专利权人已经对外发放了独占许可或排他许可，并已备案可以对抗第三人时，买方不能再接受专利权人的任何形式的许可，否则买方付了钱也不能使用该专利，只能去追究专利权人的违约责任。

如果专利权人已经对他人发放过普通许可，买方有权再获得普通许可时，需要评估前面的专利许可，是否会影响自己的商业利益，同时可以据此要求降低许可费。在专利权人对外发放过许可后，如果买方去受让这个专利权，那么将会受到前手专利许可的极大限制。在前手独占许可的限制之下，买方无法实施该专利；在前手排他许可的限制之下，买方尽管可以自己使用，但无法再次对外开展许可业务。

(8)是否存在专利质押等担保

如果专利已经被质押，买下这个专利的风险则很大。一旦专利权人无法清偿债务，债权人有权以该专利折价或者以拍卖、变卖该专利的价款优先受偿。而且根据《担保法》第80 条的规定，专利权出质后，出质人（专利权人）不得转让或者许可他人使用，除非经出质人与质权人协商同意的，才可以转让或者许可他人使用。

(9)是否正发生法律争议

即使是已经获得授权的专利权，也会面临着许多不确定的法律争议。比如，可能有第三人基于各种原因，正在请求宣告该专利无效；可能有第三人正在指控专利权人的此项专利侵犯其专利权等在先权利；可能第三人正在请求确认他为此项专利权的所有人。如果卖方的专利权正在发生诸如此类的争议，那么很明显，这里潜伏着巨大的风险，无论专利权是被宣告无效，还是部分无效，或者被判定为侵权，或者被确认归属他人，都会影响买方的重大利益。

更重要的是，如果买方中途接手这个烫手山芋，还得耗时耗力耗钱去处理这些法律争议。在1992年，乔丹公司收购了生产“随意贴”不干胶和胶带产品的乐佩(LePage)公司。不幸的是，3M公司那时正在告乐佩公司侵权，禁止乐佩公司开发和销售其产品。乔丹公司因此而陷入了专利诉讼的拉锯战中，难以自拔。

2．实质上的调查

(1)是否成熟的专利技术

不要误以为专利就是成熟的科技成果，事实上，大多数专利技术都是不成熟的，并不能满足产业化的需要。有的专利技术仅仅是一个可能实现的技术方案，从技术方案到产品制造往往相距甚远，如果再到大规模生产，距离就更远了，中间还要经过一系列工业性的开发试验等。

因此，买方应当评估专利技术是否具有成熟性，是否可以直接或比较容易进行市场应用。不要花了一大笔钱买下专利实施时，才发现该专利存在目前无法解决的缺陷，或者生产成本太高，市场无法接受，结果在进行投资后又不得不宣布放弃。当然，越不成熟的技术，其交易价格就应当越低，因为买方还要跟进很多产业化的投资。

(2)是否依赖于背景技术

如果一项专利是在其他专利或者技术秘密（称为“背景技术”）的基础上改进获得的，并且在实施该项专利时，还需要依赖背景技术权利人的许可，才能消除法律上的侵权障碍，那么，单独买下这个专利还不能自由地加以商业利用。显而易见，这种专利的价值受到极大的限制。如果背景技术也为该专利的权利人所享有，则可以协商一并受让这些背景技术，或者签署价格合理的永久许可协议。

(3)是否存在改进技术

如果专利权人对其专利作了诸多的改进，又申请了独立的专利或作为技术秘密加以保护，那么应当要求卖方披露这些改进技术的基本信息，以防止卖方日后拿着改进技术的知识产权来敲诈买方高额的许可或转让费。在卖方披露这些改进技术的信息后，买方应当评估其知识产权是否值得购买？如果不购买，会有什么影响？假设缺乏改进技术，产品的制造不能达到最佳的效果，那么买下目标专利也许还是不能达到预期的目的。

(4)是否存在配套技术

某一项专利或技术秘密，既不是目标专利的背景技术，也不是目标专利的改进技术，但仍然可能是协助目标专利发挥最佳效果的配套技术。这些配套技术如果不能一并取得，将降低目标专利的技术价值和商业价值。

(5)是否切合买方的需求

通过分析专利的技术价值和商业价值，可以确认其是否能够结合买方产品的需求，是否能够提升买方产品的附加价值，是否能够弥补买方现有技术的弱点或缺陷，等等。如果不能满足买方的需求，该专利自然无需交易。

(6)是否欠缺授权的实质条件

通过文献检索分析等途径，检查目标专利是否存在新颖性、创造性、实用性等方面的缺陷，从而评估专利在将来是否有被宣告无效的可能性。如果买方发现了充足的证据，也可以自己提出专利无效宣告的请求，从而无效该专利权，得以免费实施。

(7)专利申请文件是否存在瑕疵

专利申请文件包括权利要求书、专利说明书等文件，其中最为重要的，是权利要求书。如果权利要求的保护范围写得很窄，则会影响专利的经济价值，因为它垄断的市场有限；而权利要求的保护范围写得太宽，又容易遭到竞争对手的无效宣告，因为太宽的保护范围就意味着面临更多的“在先技术”的挑战。此外，如果专利申请文件对专利技术的公开不充分，也会受到无效宣告的威胁。

(8)是否易于回避设计

有些专利可以形成强大的技术壁垒，阻挡竞争对手的市场进入或技术研发。而有些专利只能保护有限的范围，竞争对手可以轻易进行专利回避设计，绕过专利而不构成侵权。买方可以通过技术和法律上的分析，评估该专利是否易于回避设计。如果易于回避设计，则可以压低交易价格，甚至无需购买，自己回避开发，还能拥有新的专利。

(9)发明人是否支持专利的实施

表面上看，发明人似乎与专利的交易没有什么关系，实则不然。因为没有发明人的技术支持，有些专利即使买回来也无法实施，或者无法克服一些技术问题。因此，如果卖方专利的发明人积极参与专利的交易，支持专利的实施，对于买方后续的专利利用则意义重大。

在并购高科技企业时，有的企业还十分看重并购是否包括目标企业的技术骨干，如果专利开发的技术人员并没有包括在收购名单中，那么买方还会思量该项交易的可行性。因为专利技术也需要更新换代，对一件专利或一个专利组合进行后续技术升级，缺少原始开发者，此项工作会变得非常困难。

(10)专利权人是否具有足够的技术能力

如果专利权人具有强大的研究开发能力和技术支持能力，不仅可以持续改进专利，使专利产品一直处于有利的竞争地位，而且可以有效支持买方开展专利产业化的工作，使纸上的专利技术落实到现实的生产经营中。

(11)专利组合是否存在问题

专利联营的兴起使专利的风险调查更为复杂，一个打包许可的专利池里，可能存在几十上百，甚至成千上万的专利，除了要调查专利池里是否存在垃圾专利（欠缺授权实质条件），相关专利是否在买方的目标市场有效等问题外，更要警惕“一女二嫁”的问题。有的专利池里，看似存在几个不同的专利，而且在不同的国家获得授权，但实际上是同一个技术主题和技术内容的专利，只是在不同的国家使用了不同的名称，或者在申请文件上有些许表达上的差异。而专利权人很可能把这些“名为数个、实为一个”的专利权，在相同的使用范围内多次授权给买方，达到重复收费的目的。

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